Activité inventive et non-évidence - Inventive step and non-obviousness

L' activité inventive et la non-évidence reflètent une exigence générale de brevetabilité présente dans la plupart des lois sur les brevets , selon laquelle une invention doit être suffisamment inventive, c'est-à-dire non évidente, pour être brevetée. En d'autres termes, "[le] principe de non-évidence demande si l'invention est à une distance adéquate au-delà ou au-dessus de l' état de la technique ".

L'expression « activité inventive » est principalement utilisée en Europe, tandis que l'expression « non-évidence » est principalement utilisée dans le droit des brevets des États-Unis . L'expression « inventivité » est également parfois utilisée. Bien que le principe de base soit à peu près le même, l'appréciation de l'activité inventive et de la non-évidence varie d'un pays à l'autre. Par exemple, la pratique de l' Office européen des brevets (OEB) diffère de celle du Royaume-Uni.

Raisonnement

L'objectif de l'exigence d'activité inventive, ou de non-évidence, est d'éviter d'octroyer des brevets pour des inventions qui ne découlent que de "la conception et le développement normaux du produit", afin de parvenir à un juste équilibre entre l'incitation fournie par le système des brevets, à savoir l'encouragement de et son coût social, à savoir conférer des monopoles temporaires. La barre de non-évidence est donc une mesure de ce que la société accepte comme une découverte précieuse. Des raisons supplémentaires pour l'exigence de non-évidence fournissent des incitations pour la recherche fondamentale plutôt que pour des "améliorations progressives", et minimisent la "prolifération de brevets économiquement insignifiants qui sont coûteux à rechercher et à concéder sous licence".

Selon la théorie de l'incitation, "si une idée est si évidente que les personnes dans le domaine la développeraient sans trop d'effort, alors les incitations fournies par le système des brevets peuvent être inutiles pour générer l'idée". Ainsi, il est nécessaire "de développer des moyens d'éliminer les inventions qui ne seraient pas divulguées ou conçues sans l'incitation d'un brevet". Merges et Duffy regrettent que « la norme d'incitation n'ait pas eu d'influence sur la doctrine juridique, et son absence dans la jurisprudence ultérieure soulève l'une des grandes questions sans réponse du droit des brevets : comment les tribunaux peuvent-ils continuer à ignorer une approche apparemment raisonnable et théoriquement solide pour déterminer brevetabilité ?"

Controverses et alternatives

Tout en essayant d'éliminer les inventions « faciles », l'exigence de non-évidence apporte plusieurs inconvénients au système global des brevets, en particulier dans le domaine pharmaceutique, qui dépend le plus fortement de la protection par brevet. Par example,

  1. « La norme de non-évidence a pour effet ironique de retourner le progrès des sciences pharmaceutiques contre elle-même, car la norme retient la protection par brevet des médicaments sur la base des avancées scientifiques qui ont permis aux chercheurs de les identifier comme étant susceptibles d'être efficaces. » Les sociétés pharmaceutiques « abandonnent fréquemment les candidats-médicaments prometteurs en raison des faiblesses perçues dans leur protection par brevet ». « Le problème des médicaments évidents - et donc non brevetables - promet de s'aggraver avec le temps parce que l'exigence de non-évidence, presque par définition, retourne le progrès des sciences pharmaceutiques contre lui-même ; c'est-à-dire qu'elle refuse la protection par brevet aux nouveaux médicaments sur la base des progrès mêmes. dans la science qui a conduit à leur découverte. « Le vrai problème est la nature de l'exigence de non-évidence elle-même, qui prive la protection par brevet des médicaments qui semblent les plus prometteurs dans les premières recherches et pénalise les progrès des sciences pharmaceutiques. Compte tenu de ces tendances étranges au sein de la doctrine, il n'est pas surprenant que les chercheurs en médicaments rencontrent fréquemment l'exigence de non-évidence comme obstacle au brevetage de leurs découvertes. » "Les coûts sociaux de la perte de ces médicaments dépassent probablement de loin les avantages pour le public d'un accès plus rapide à des génériques bon marché des médicaments non brevetables qui atteignent réellement le marché." « Chaque fois que les règles sur les brevets empêchent l'introduction d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle thérapie, ou même tout simplement la retardent, comme cela peut se produire avec le finastéride (pour prévenir le cancer de la prostate), le préjudice pour le public peut être grave." « La politique actuelle en matière de brevets, qui refuse la protection par brevet des médicaments parce qu'ils manquent de nouveauté ou sont évidents, constitue donc une menace substantielle pour le bien-être du public. » « les normes de brevet suppriment l'innovation pharmaceutique en limitant les brevets à de nouvelles idées innovantes pour les médicaments, de sorte que le système n'offre aucune incitation au développement de médicaments à valeur sociale qui ont été divulgués ou rendus prometteurs dans des publications antérieures ». En outre, il a été suggéré que « puisque les exigences de la FDA en matière d'essais cliniques sont la raison pour laquelle les entreprises développent rarement des médicaments sans protection contre les concurrents génériques », la FDA devrait être en mesure d'administrer la récompense de l'exclusivité avec le besoin de cette protection, en offrant un solution pratique pour les insuffisances du système des brevets dans la promotion du développement de médicaments.
  2. Le fait que les propres divulgations d'un inventeur puissent être utilisées comme un art antérieur - non seulement pour la nouveauté mais aussi pour l'analyse de non-évidence - force à la fois les entreprises à but lucratif et à but non lucratif (depuis la loi Bayh-Dole aux États-Unis) de retarder (ou d'arrêter complètement) la diffusion de leurs résultats de recherche, complique les collaborations entre différentes institutions et entrave l'objectif constitutionnel des brevets « promouvoir le progrès de la science ».
  3. Très souvent, le brevet original sur l'invention, qui a une activité inventive très forte représentant une invention de rupture majeure, est déposé plus de 20 ans avant le début de la commercialisation de sa technologie, et les inventeurs originaux ne récoltent pas les fruits de leur invention. Au lieu de cela, les personnes qui ont proposé plus tard (plus près du début de la commercialisation) des améliorations incrémentielles de la technologie d'origine, avec de telles améliorations ont une ou des étapes inventives beaucoup plus faibles, ont une meilleure chance de monétiser leur(s) invention(s). Un exemple célèbre d'une telle situation est la technologie Vanadium Redox-Flow Battery , inventée et brevetée à l'origine par Pelligri et Spaziante en 1978 (brevet britannique 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici SpA, 1978) mais qui n'a pas été largement commercialisée avant environ 2017.

Bien que tous les pays dotés de systèmes de brevets activement fonctionnels aient actuellement une exigence d'activité inventive, la nécessité d'une telle doctrine a été remise en question. Par exemple, la « nouveauté substantielle » a été proposée comme approche alternative. En outre, de nombreux pays ont, en plus des brevets, des modèles d'utilité , qui ont une exigence de non-évidence moindre (voire nulle) en échange d'une durée de monopole plus courte. La disponibilité de la protection par modèle d'utilité minimise pour les inventeurs, les développeurs et les fabricants le risque associé à l'incertitude du résultat de l'analyse de non-évidence (litige) (voir ci-dessous).

Aux États-Unis, il n'y a pas d'activité inventive plus forte de gradation - une durée de brevet plus longue et une approche tout ou rien est utilisée. Dans un tel système, tracer la frontière entre inventif (tout) et évident (rien) est ambigu, comme l'illustrent de nombreux procès avec des résultats changeants en appel (par exemple, Sanofi-Aventis GmbH c. Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014)). En outre, unique au est la possibilité d'introduire comme preuve des faits de non-évidence, découverts après le dépôt de la demande de brevet en question. (par exemple, Knoll Pharm. Co. v Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ.2004) et Genetics Inst., LLC v. Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Bien que la nécessité d'une faible barre d'inventivité ait été bien reconnue, les moyens proposés pour mesurer réellement une telle barre ont tous été plutôt infructueux malgré 200 ans d'histoire jurisprudentielle. « Une norme claire et facile à appliquer de manière cohérente indiquera où se situe exactement la barre de la non-évidence, offrant à la société dans son ensemble, et aux législateurs en particulier, une référence pour évaluer l'efficacité du système des brevets. De plus, une telle norme permettra les tribunaux inférieurs pour déterminer la non-évidence correctement et de manière cohérente, en réduisant au moins hypothétiquement l'incertitude, en induisant l'uniformité et en réduisant les chances de renversement. » M. Cecil D. Quillen Jr., conseiller principal de Putnam, Hayes and Bartlett, Inc., et ancien avocat général de la société Eastman-Kodak , est d'accord : « La prise de force devrait appliquer la même norme que celle suivie par les tribunaux afin que les brevetés reçoivent un brevet digne de respect plutôt qu'une simple invitation à la roulette du litige." La Cour suprême des États-Unis, cependant, a critiqué l'agence des brevets pour ne pas avoir suivi les mêmes normes que les tribunaux :

[I]l faut se rappeler que la principale responsabilité de trier le matériel non brevetable incombe au Bureau des brevets. Attendre un litige revient, à toutes fins utiles, à affaiblir le système des brevets. Nous avons observé une différence notoire entre les normes appliquées par l'Office des brevets et par les tribunaux. Bien que de nombreuses raisons puissent être invoquées pour expliquer l'écart, l'une d'elles pourrait bien être la liberté souvent exercée par les examinateurs dans leur utilisation du concept d'« invention ».

Juridictions

Canada

L'exigence de non-évidence est codifiée à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets (LRC, 1985, c. P-4) .

28.3 L'objet défini par une revendication dans une demande de brevet au Canada doit être un objet qui n'aurait pas été évident à la date de la revendication pour une personne versée dans l'art ou la science auquel il se rapporte, compte tenu de
a) les renseignements divulgués plus d'un an avant la date de dépôt par le demandeur, ou par une personne qui a obtenu des connaissances, directement ou indirectement, du demandeur de telle sorte que les renseignements sont devenus accessibles au public au Canada ou ailleurs; et
(b) les renseignements divulgués avant la date de la réclamation par une personne non mentionnée à l'alinéa (a) de telle manière que les renseignements soient devenus accessibles au public au Canada ou ailleurs.

La Cour suprême du Canada a confirmé le critère de non-évidence établi dans Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. dans Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc. :

  1. Identifier la « personne versée dans l'art » notionnelle et identifier les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne ;
  2. Identifier le concept inventif de la revendication en question ou si cela ne peut pas être fait facilement, l'interpréter ;
  3. Identifier les différences, le cas échéant, entre la question citée comme faisant partie de « l'état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou de la revendication telle qu'elle est interprétée ;
  4. Considérées sans aucune connaissance de l'invention alléguée revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier ou nécessitent-elles un certain degré d'invention ?

Les tribunaux canadiens reconnaissent également les équivalents des indices objectifs américains, c'est-à-dire les facteurs qui soutiennent la brevetabilité d'une invention :

  1. Un besoin longtemps ressenti mais insatisfait de l'invention alors que les arts et éléments de mise en œuvre nécessaires étaient disponibles depuis longtemps ;
  2. L'appréciation qu'un problème existait et ce qu'était le problème n'avaient pas été vus auparavant par les hommes du métier ;
  3. Des tentatives substantielles par l'homme de l'art pour répondre au besoin de (1) ou pour faire face aux difficultés résultant de l'incapacité à comprendre le problème de (2) ;
  4. Le succès commercial de l'invention est lié de manière causale à l'invention elle-même plutôt qu'à des facteurs tels que la publicité ou un emballage attrayant ;
  5. Remplacement dans l'industrie des dispositifs de l'art antérieur par l'invention brevetée ;
  6. Copie rapide de l'invention du titulaire du brevet par des concurrents ;
  7. Acceptation par l'industrie de la validité du brevet en honorant le brevet en prenant des licences ou en ne violant pas le brevet, ou les deux :
  8. L'existence d'antériorités ou de connaissances s'écartant de la direction technique prise par le breveté ;
  9. caractère inattendu des résultats de l'invention pour l'homme du métier ; et
  10. L'incrédulité et l'incrédulité de l'homme du métier que l'approche du breveté a fonctionné.

Convention sur le brevet européen (CBE)

Conformément à l'article 52(1) combiné avec l'article 56, première phrase CBE, les brevets européens sont délivrés pour les inventions qui, entre autres, impliquent une activité inventive, c'est-à-dire l'invention, eu égard à l' état de la technique , ne doit pas être évident pour l' homme du métier .

Les divisions d'examen , les divisions d'opposition et les chambres de recours de l'OEB appliquent presque toujours l'"approche problème-solution" afin d'évaluer et de décider si une invention implique une activité inventive. La démarche consiste à :

  1. identifier l' art antérieur le plus proche, l'art antérieur le plus pertinent, ou au moins un point de départ réaliste ;
  2. déterminer le problème technique objectif , c'est-à-dire déterminer, au vu de l'état de la technique le plus proche, le problème technique que l' invention revendiquée aborde et résout avec succès ; et
  3. examiner si ou non la solution revendiquée au problème technique objectif est évident pour l'homme , compte tenu de l'état de l'art en général.

Cette dernière étape est menée selon l'approche « pourrait-serait ». Selon cette approche, la question à aborder pour apprécier si l'invention implique une activité inventive est la suivante (la question est le point culminant de l'approche problème-solution) :

Existe-t-il un enseignement de l' art antérieur , dans son ensemble, qui aurait, non pas simplement pu , inciter l'homme du métier , confronté au problème technique objectif formulé au regard des caractéristiques techniques non divulguées par l'art antérieur le plus proche, à modifier ou à adapter ledit art antérieur le plus proche tout en tenant compte de cet enseignement [l'enseignement de l'art antérieur, pas seulement l'enseignement de l'art antérieur le plus proche], aboutissant ainsi à quelque chose relevant des termes des revendications, et réalisant ainsi ce que l'invention réalise ?

Si l'homme du métier avait été amené à modifier l'état de la technique le plus proche de manière à arriver à quelque chose entrant dans les termes des revendications, alors l'invention n'implique pas d'activité inventive.

Il ne s'agit pas de savoir si l'homme du métier aurait pu arriver à l'invention en adaptant ou en modifiant l'art antérieur le plus proche, mais s'il l'aurait fait parce que l'art antérieur l'aurait incité à le faire dans l'espoir de résoudre le problème technique objectif ou dans l'attente d'une amélioration ou d'un avantage. Cela doit avoir été le cas pour l'homme du métier avant la date de dépôt ou de priorité valable pour la revendication en cours d'examen.

Royaume-Uni

Le critère fondamental pour évaluer s'il existe une activité inventive reste le critère légal : Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 at [17]. Ce critère est le suivant : une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle n'est « pas évidente » pour « l'homme du métier », eu égard à tout élément faisant partie de « l'état de la technique » par en vertu de l'article 2(2) : art. 3 Patents Act 1977 .

Les tribunaux du Royaume-Uni ont adopté un cadre général pour aider à aborder (et non à répondre) au critère statutaire fondamental. Il est connu sous le nom de test de planche à voile ou de Pozzoli .

Dans Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59, la Cour d'appel a suggéré le cadre suivant :

  1. Identifier le concept inventif incorporé dans le brevet ;
  2. imputer à un destinataire normalement qualifié mais dépourvu d'imagination ce qui était des connaissances générales courantes dans l'art à la date de priorité ;
  3. Identifier les différences (le cas échéant) entre le sujet cité et l'invention alléguée ; et
  4. Décidez si ces différences (considérées sans aucune connaissance de l'invention alléguée) constituaient des étapes qui auraient été « évidentes » pour l'homme du métier, ou si elles nécessitaient un certain degré d'invention.

Ce test a été légèrement retravaillé dans l'affaire la plus récente de la Cour d'appel Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 juin 2007) :

  1. (a) Identifier la « personne versée dans l'art » fictive, (b) Identifier les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne ;
  2. Identifier le concept inventif de la revendication en question ou si cela ne peut pas être fait facilement, l'interpréter ;
  3. Identifier les différences, le cas échéant, entre la question citée comme faisant partie de « l'état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou de la revendication telle qu'elle est interprétée ;
  4. Considérées sans aucune connaissance de l'invention alléguée revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier ou nécessitent-elles un certain degré d'invention ?

Dans Schlumberger Holdings Ltd contre Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 juillet 2010), la Cour d'appel a précisé que le destinataire qualifié fictif (qui peut être une équipe qualifiée) utilisé pour déterminer l'activité inventive peut différer de celui utilisé pour déterminer la construction ou la suffisance de la revendication.

États Unis

La « non-évidence » est le terme utilisé dans le droit américain des brevets pour décrire l'une des exigences auxquelles une invention doit satisfaire pour être admissible à la brevetabilité, codifiée dans 35 USC §103 . L'une des principales conditions de brevetabilité aux États-Unis est que l'invention brevetée n'est pas évidente, ce qui signifie qu'une "personne ayant des compétences ordinaires dans l'art" (PHOSITA) ne saurait pas comment résoudre le problème auquel l'invention est dirigée par utilisant exactement le même mécanisme. Étant donné que la norme PHOSITA s'est avérée trop ambiguë dans la pratique, la Cour suprême des États-Unis a proposé plus tard deux approches plus utiles qui contrôlent actuellement l'analyse pratique de la non-évidence par les examinateurs de brevets et les tribunaux : Graham et al. c. John Deere Co. de Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) donne des directives sur ce qui est "non évident", et KSR v. Teleflex (2006) donne des directives sur ce qui est "évident".

Développement historique

Constitutionnellement, l'exigence de non-évidence est établie par l' Article 1, Section 8, Clause 8 : « Le Congrès a le pouvoir… de promouvoir le Progrès de la Science…, en garantissant pour des Temps limités aux… Inventeurs le Droit exclusif à leur… Découvertes". L'expression promouvoir le progrès de la science définit le but du système des brevets, qui est d'encourager les investissements privés dans la recherche scientifique fondamentale plutôt que d'accorder le monopole sur quelque chose qui est pris dans le domaine public (ou sur quelque chose qui limite les possibilités de faire recherche, par exemple les outils de recherche ne sont pas brevetables). L' exigence du progrès de la science valide constitutionnellement l'approche pragmatique de la non-évidence décrite ci-dessous. Le mot Découvertes établit le niveau auquel la contribution au Progrès de la Science doit s'élever pour mériter le monopole temporaire.

1790-1850 : les premiers jours

La première loi sur les brevets adoptée par le Congrès en 1790 exigeait que les inventions ou découvertes brevetables soient « suffisamment utiles et importantes ». On peut interpréter important comme important pour le progrès de la science puisque l'importance pour l'économie est énoncée par utile . La prochaine loi sur les brevets de 1793 n'avait pas le langage important , mais a déclaré que "le simple changement de la forme ou des proportions d'une machine, ou des compositions de matière, à quelque degré que ce soit, ne sera pas considéré comme une découverte". (Cette déclaration a en fait été adoptée à partir de la loi française sur les brevets de 1791 ). Cela a été repris dans la lettre de 1814 de Thomas Jefferson expliquant que le changement de matériau, par exemple, de la fonte au fer forgé était insuffisant pour la brevetabilité.

La difficulté de formuler des conditions de brevetabilité a été accentuée par la généralité de la délivrance constitutionnelle et des lois qui la mettent en œuvre, ainsi que par la politique sous-jacente du système des brevets selon laquelle « les choses qui valent pour le public l'embarras d'un brevet exclusif », comme Jefferson l'a dit, doit l'emporter sur l'effet restrictif du monopole limité des brevets. La Loi sur les brevets de 1836 ne contenait pas le libellé « simplement changeant » mais stipulait plutôt que le commissaire aux brevets était autorisé à délivrer un brevet pour toute invention ou découverte « suffisamment utilisée et importante ».

La Cour suprême des États-Unis a examiné la question de l'inventivité/de la non-évidence/de la découverte pour la première fois en 1822 dans Evans v. Eaton (20 US 356 431) lorsqu'elle a approuvé l'interprétation d'un tribunal inférieur selon laquelle une amélioration brevetable doit impliquer un changement dans la « principe de la machine » et non « un simple changement de forme ou de proportions ». Actuellement, de telles variations sont généralement interprétées comme un manque de nouveauté et non d'activité inventive.

1851-1951 : peine à trouver des critères pratiques

La question de la non-évidence a de nouveau atteint la Cour suprême des États-Unis en 1851 dans Hotchkiss v. Greenwood . La question était de savoir si la substitution de matériaux connus pour les poignées de porte, tels que le métal ou le bois, par un nouveau matériau, la porcelaine, méritait un brevet. Le tribunal a conclu que « l'amélioration est le travail d'un mécanicien habile, pas celui de l'inventeur » et a invalidé le brevet. Une telle approche prévoit la ligne de pensée qui a été formulée plus tard comme l'approche PHOSITA (personne ayant des compétences ordinaires dans l'art) à l'analyse de l'inventivité. Malgré le début du développement de l'approche PHOSITA, la Cour n'a pas donné de moyens pratiques pour déterminer quelle part d'inventivité mérite un brevet. Il convient de noter ici qu'Eaton et Hotchkiss, respectivement, illustrent la tendance existante jusqu'à présent à énoncer l'inventivité appropriée en définissant à la fois ce qui est évident (manque d'activité inventive/découverte) et ce qui ne l'est pas (a une activité inventive/découverte) .

Au cours de la période de 1851 à 1951, plusieurs nouveaux cas liés à la non-évidence de l'objet revendiqué dans les brevets ont atteint la Cour suprême. Un cas remarquable est Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874), dans lequel la Cour suprême a invalidé un brevet sur un crayon avec un capuchon en caoutchouc, sur la théorie que tout le monde sait que le caoutchouc coller au bois inséré dans un trou dans le caoutchouc. Dans une autre affaire digne de mention, Sinclair & Carrol Co. v. Interchemical Corp. (1945), la Cour suprême des États-Unis a conclu qu'un brevet n'était « pas le produit d'une expérimentation longue et difficile », et que « la lecture d'une liste et la sélection d'un composé connu répondre à des exigences connues n'est pas plus ingénieux que de sélectionner la dernière pièce à insérer dans la dernière ouverture d'un puzzle ».

Cependant, pendant cette période, les tribunaux se sont efforcés de trouver à la fois les niveaux requis d'inventivité et d'évidence et des critères pratiques utiles pour mesurer ces niveaux. Un exemple notable de cette lutte est l'affaire de la Cour suprême des États-Unis en 1941 dans l'affaire Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp. , qui aurait établi la doctrine de l' éclair de génie comme test de brevetabilité d'une invention : « le nouvel appareil doit révéler l'éclair du génie créateur, pas seulement l'habileté de la vocation".

L'approche Flash of Genius aurait déplacé l'analyse de l'inventivité de l'importance et de PHOSITA à l'état d'esprit de l'inventeur ; cela a provoqué un tollé dans la communauté du droit des brevets alors que les tribunaux s'efforçaient de trouver des approches alternatives. Un exemple notable de cette lutte est la position du juge Douglas dans Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. en 1950, où il était d'avis que pour mériter un brevet, une invention « devait servir la fin de la science - pour repousser les frontières de la chimie, de la physique, etc. » ; tandis que deux ans auparavant dans Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., il avait déclaré que la découverte d'un nouveau principe naturel n'était pas brevetable en soi, "aussi ingénieuse que soit la découverte de ce principe naturel".

Un problème similaire s'est à nouveau posé dans Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012), où la majorité de la Cour suprême des États-Unis a déclaré : « La conclusion est que (1) une loi de la nature nouvellement découverte est en elle-même non brevetable et (2) l'application de cette loi nouvellement découverte est également normalement non brevetable si la demande se fonde simplement sur des éléments déjà connus dans l'art." Il convient toutefois de noter que cette opinion reste très controversée ; comme l'a déclaré le juge Stephen Breyer , cela risquait de rendre « toutes les inventions non brevetables parce que toutes les inventions peuvent être réduites aux principes sous-jacents de la nature qui, une fois connus, rendent leur mise en œuvre évidente ». Mayo, 132 S. Ct. à 1303–04

Cette position a soulevé des questions quant à la nécessité d'établir la frontière du domaine brevetable, non seulement avec des améliorations de routine mais aussi avec des avancées majeures de la science, c'est-à-dire créer trop de monopole qui peut entraver plutôt que promouvoir le progrès de la science. Actuellement, cette dernière limite est établie via l'exigence d'objets éligibles au brevet (les outils de recherche, les théories scientifiques et les lois ne sont pas éligibles au brevet) tandis que la question de savoir combien d'inventivité est nécessaire pour mériter un brevet est censée être définie via le non -exigence d'évidence.

La tendance qui a commencé à se développer vers 1950 (et qui domine aujourd'hui) était d'exiger la divulgation d'un élément de découverte, tout en n'accordant le monopole des brevets que sur une ou quelques « applications particulières des lois [naturelles] » que le découvreur a proposées avant la toute première divulgation est publiée. La dualité entre l'exigence de non-évidence et une portée trop large des revendications devrait être davantage développée par la Cour suprême des États-Unis en temps voulu.

La décision de la Cour suprême des États-Unis dans Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. en 1950 est souvent considérée comme le point culminant de l'approche pragmatique, car la Cour a annulé (après des affirmations dans deux tribunaux inférieurs) la délivrance du brevet de un appareil mécanique à succès commercial mais très simple en tant que simple "gadget". Sur la base de sa décision qu'une combinaison « qui n'unit que des éléments anciens sans changement dans leurs fonctions respectives » n'est pas brevetable parce qu'un tel brevet « retirerait manifestement ce qui est déjà connu dans le domaine de son monopole et diminuerait... les ressources disponibles pour des hommes habiles." Un autre exemple d'inventivité insuffisante de l'époque peut être trouvé dans In re Aller (CCPA, 1955) "Il n'est pas inventif de découvrir les plages optimales ou exploitables par une expérimentation de routine." Cette restriction a cependant été levée plus tard dans les cas où « un paramètre doit être reconnu comme une variable efficace avant la détermination d'une expérimentation de routine ».

Comme test pratique de l'approche pragmatique à utiliser par les juridictions inférieures, la Cour suprême a proposé des « conséquences inhabituelles ou surprenantes » de la combinaison d'éléments anciens : « [S]eulement lorsque le tout dépasse d'une certaine manière la somme de ses parties est le accumulation d'anciens appareils brevetables." Bien que l'époque ait validé l'approche pragmatique (le brevet favorise-t-il le progrès de la science ou enlève-t-il au domaine public), le for-critère des « conséquences inhabituelles ou surprenantes » s'est avéré trop ambigu et trop élevé en pratique. D'autre part, le contre-critère d'une combinaison qui "n'unit que des éléments anciens sans modification de leurs fonctions respectives" a été utile dans la pratique depuis lors.

Une autre affaire pertinente de cette période est Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. Elle a établi la ligne de pensée que ce qui n'a pas été revendiqué par l'inventeur dans un brevet délivré mais est une variation évidente de ce qui a été revendiqué devrait être pris en considération comme couvert par les revendications via la Doctrine des équivalents .

Cependant, ni l'approche pragmatique ni le critère de la « conséquence inhabituelle ou surprenante » n'ont été développés à cette époque, car le Congrès a adopté en 1952 une approche différente pour déterminer la non-évidence remontant à un facteur subjectif similaire à celui de l'inventeur (appelé PHOSITA, c'est-à-dire personne ayant des compétences ordinaires dans l'art) état d'esprit.

1952-1964 : PHOSITA

Afin de réduire l'impact de la non-évidence sur la brevetabilité, d'éliminer le test de l' éclair de génie et de fournir un moyen plus juste et pratique de déterminer si la divulgation de l'invention mérite un monopole de brevet, le Congrès a pris la question en main et a promulgué la Loi sur les brevets de 1952 35 USC Section § 103 se lit comme suit :

Un brevet ne peut être obtenu bien que l'invention ne soit pas divulguée ou décrite de manière identique comme indiqué à l'article 102 (Exigence de nouveauté) de ce titre, si les différences entre l'objet à breveter et l'art antérieur sont telles que l'objet dans l'ensemble, aurait été évident au moment où l'invention a été réalisée pour une personne ayant une compétence ordinaire dans l'art auquel se rapporte ledit objet. La brevetabilité n'est pas niée par la manière dont l'invention a été réalisée.

La dernière phrase sur la manière a été ajoutée afin d'annuler le test de l' éclair de génie .

La Loi sur les brevets de 1952 a ajouté 35 USC § 103, qui a effectivement codifié la non-évidence comme une exigence pour montrer qu'une idée peut être protégée par un brevet. L'article exige essentiellement une comparaison de l'objet à breveter et de l'état de la technique, afin de déterminer si l'objet du brevet dans son ensemble aurait été évident, au moment de l'invention, pour une personne ayant des compétence dans l'art aka PHOSITA. (Des critères similaires ont été adoptés et sont actuellement utilisés dans de nombreux autres pays.) Clark a soutenu que le Congrès, en adoptant la loi, avait l'intention de codifier et de clarifier la common law entourant la Loi sur les brevets en rendant explicite l'exigence de non-évidence. Cependant, ce test s'est avéré ambigu et peu utile en pratique puisque PHOSITA n'existe pas.

1964-1984 : La trilogie Adams et les facteurs Graham

La Cour suprême a rapidement donné une interprétation plus pratique de la loi sur les brevets de 1952. Elle a suivi l'approche qu'elle avait commencée dans Great Atlantic avec la règle de rejet pour une combinaison qui "n'unit que des éléments anciens sans changement dans leurs fonctions respectives" et a rapidement ajouté des règles d'acceptation. . Cela a été fait, c'est ce qu'on appelle maintenant la « trilogie Adams » : Calmar v. Cook Chemical (1964),[9] Graham v. John Deere Co. (1966) et United States v. Adams (1966).

Dans Graham c. John Deere Co. , la Cour a statué que le § 103 exigeait une détermination des questions de fait suivantes pour résoudre la question de l'évidence :

  1. la portée et le contenu de l'art antérieur ;
  2. le niveau de compétence ordinaire dans l'art ;
  3. les différences entre l'invention revendiquée et l'art antérieur.

En outre, la Cour a mentionné des "considérations secondaires" qui pourraient, le cas échéant, servir de preuve de non-évidence. Ils (ainsi que la règle de rejet de Great A.&P. Tea pour une combinaison qui "n'unit que des éléments anciens sans changement dans leurs fonctions respectives") constituent une approche pratiquement utile pour déterminer quelle invention revendiquée n'est pas évidente, et ils sont communément appelés les « facteurs de Graham ». Ces derniers, après plusieurs révisions par les juridictions inférieures, se présentent sous la forme moderne comme suit :

  1. succès commercial résultant de l'aspect inventif du dispositif ;
  2. des besoins ressentis depuis longtemps mais non résolus ; et
  3. défaillances persistantes d'autrui (Pour qu'une telle preuve indique une évidence/non-évidence, il doit être démontré que l'invention revendiquée résout un problème spécifique et que des tentatives antérieures infructueuses ont été faites pour résoudre ce même problème par des personnes qualifiées équipées de une connaissance éclairée du problème et avec les outils de l'art antérieur nécessaires pour le résoudre.)

Les développements jurisprudentiels ultérieurs ont souligné que les facteurs Graham et d'autres considérations secondaires ne peuvent pas surmonter une preuve prima facie solide d'évidence.

Dans la pratique, ces considérations secondaires (et d'autres ajoutées ultérieurement) sont devenues les critères les plus utiles pour la non-évidence : « En effet, la preuve de considérations secondaires peut souvent être la preuve la plus probante et la plus convaincante dans le dossier. Elle peut souvent établir qu'une invention apparaissant avoir été évident à la lumière de l'état de la technique ne l'était pas. »

United States v. Adams (1966) est une affaire particulièrement remarquable où un seul inventeur travaillant dans son garage sur une batterie primaire Mg/CuCl/Cu a remporté une affaire de contrefaçon de brevet contre le gouvernement américain devant la Cour suprême, basée principalement sur lesfacteurs Graham (par exemple les échecs répétés des autres). Dans la trilogie de la non-évidence , la Cour suprême a développé des considérations secondaires positives de non/évidence en plus des facteurs Graham en tant que considérations secondaires négatives, mais a noté que les facteurs secondaires ne pouvaient pas surmonter une forte preuve prima facie d'évidence. Contrairement à United States v. Adams , où la Cour a reconnu que lorsqu'un brevet revendique une structure déjà connue dans l'art antérieur qui est altérée par la simple substitution d'un élément à un autre connu dans le domaine, la combinaison doit faire plus que céder un résultat prévisible, dans Anderson's-Black Rock, Inc. c. Pavement Salvage Co. (1969), les deux éléments préexistants combinés n'ont rien fait de plus que ce qu'ils auraient accompli dans une opération séquentielle séparée. De même, dans Sakraida v. Ag Pro Inc. (1976), une Cour suprême des États-Unis à l'unanimité a jugé qu'une invention revendiquée (un système de chasse d'eau pour éliminer le fumier de vache du sol d'une étable laitière) était évidente car elle « organise simplement les éléments anciens sans » produire une fonction nouvelle ou différente", bien que "sans aucun doute une question de grande commodité, produire un résultat souhaité d'une manière moins chère et plus rapide, et jouissant d'un succès commercial." C'est un précédent important car il a inversé le 1er facteur de Graham (succès commercial) De plus, dans Dann c. Johnston (1976), la Cour suprême a averti que « la simple existence de différences entre l'état de la technique et une invention n'établit pas la non-évidence de l'invention. L'écart entre l'état de la technique et le système de l'intimé n'est tout simplement pas assez grand pour rendre le système non évident pour une personne raisonnablement compétente dans l'art. »

Au cours de cette période, d'autres tribunaux ont également examiné des considérations secondaires supplémentaires (dans l'ordre d'importance selon le juge Learned Hand :

1) le besoin ressenti depuis longtemps d'une solution à un problème réel qui a été reconnu dans l'art antérieur ou dans l'industrie.

2) échecs des autres à résoudre le même problème (tout en étant dotés des mêmes connaissances)

3) efforts importants et coût élevé de développement de l'invention.

4) scepticisme ou incrédulité devant l'invention en tant qu'indicateur de non-évidence.

5) la copie, les éloges, les résultats inattendus et l'acceptation par l'industrie comme indicateurs de non-évidence.

6) la copie comme indicateur de non-évidence

7) succès commercial.

8) avantages inattendus.

La présence de plusieurs considérations favorables renforce les arguments en faveur de la non-évidence.

Un autre résultat important de Graham a été la décision que la non-évidence d'une revendication de brevet est une question de droit plutôt qu'une question de fait, c'est-à-dire qu'elle doit être tranchée par un juge plutôt que par un jury. Néanmoins, la Cour a déclaré que « la section 103 condition (évidence) « se prête à plusieurs enquêtes factuelles de base. » Ce fut un renversement spectaculaire de 150 ans d'histoire précédent qui a traité les questions de validité des brevets des questions de fait. Non - évidence dans le brevet loi:. Une question de droit ou de fait ?, 18 Wm & Mary L. Rev. 612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Néanmoins la langue de Graham gauche ambiguïté « si la Cour entendait indiquer que l'évidence est une conclusion factuelle tirée de constatations de la preuve ou une conclusion juridique fondée sur des enquêtes factuelles. » Nonobviousness in Patent Law: A Question of Law or Fact?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977 ), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Par la suite, les juridictions inférieures ont clarifié cette question : bien que les déterminations relatives à la portée et au contenu de l'art antérieur, les différences entre l'art antérieur et le objet breveté, et le niveau de compétence dans l'art pertinent sont factuels en nat ure (et laissée à un jury), la conclusion ultime de l'évidence est une conclusion de droit (décidé par un juge)... Une conclusion d'évidence en vertu de l'article 103 constitue donc une conclusion qu'un groupe d'individus était capable d'apporter la même amélioration dans l'art antérieur comme l'a fait le titulaire du brevet.

1984-2006 : Test d'enseignement-suggestion-motivation

Au même moment, la nouvelle Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral , qui était censée établir une jurisprudence uniforme pour les appels en matière de validité des brevets, a commencé à rejeter complètement « l'approche inhabituelle et surprenante » et a introduit « l'enseignement, la suggestion et test de motivation" (TSM) dans ACS Hosp. Sys. (1984) . Le test n'autorisait le rejet d'un brevet pour évidence que lorsqu'un enseignement factuel, une suggestion ou une motivation de l'art antérieur démontrait la pertinence de la combinaison brevetée.

De plus, la combinaison d'éléments précédemment connus peut être considérée comme évidente. Comme le Circuit fédéral l'a affirmé dans Winner Int'l Royalty Corp. c. Wang , il doit y avoir une suggestion ou un enseignement dans l'art antérieur pour combiner des éléments montrés dans l'art antérieur afin de trouver un brevet évident. Ainsi, en général, la question critique, a soutenu le Circuit fédéral, est de savoir s'il y a quelque chose dans l'art antérieur pour suggérer l'opportunité, et donc la nature évidente, de la combinaison d'éléments connus auparavant.

Cette exigence est généralement appelée test « d'enseignement-suggestion-motivation » (TSM) et est censée servir à prévenir les biais rétrospectifs . Comme presque toutes les inventions sont une combinaison d'éléments connus, le test TSM exige qu'un examinateur de brevets (ou un contrefacteur accusé) montre qu'il existe une suggestion ou une motivation pour combiner des éléments connus pour former une invention revendiquée. Certains critiques du test TSM ont affirmé que le test exige la preuve d'un enseignement ou d'une suggestion explicite pour apporter une modification particulière à l'art antérieur, mais le circuit fédéral a clairement indiqué que la motivation peut être implicite et peut être fournie par exemple par un avantage résultant de la modification. En d'autres termes, un enseignement explicite de l'art antérieur ou une suggestion d'apporter une modification particulière est suffisant, mais pas requis pour une conclusion d'évidence.

Le test TSM est en fait plus similaire à l'exigence de nouveauté qu'à la non-évidence. Malgré un tollé immédiat et écrasant dans les communautés techniques et juridiques critiquant TSM comme étant trop faible, le Congrès n'a pas agi pour renverser la norme TSM. Cependant, son application a été affinée par la Cour suprême des États-Unis dans KSR v. Teleflex (2007).

Évident Pas évident
un simple changement dans la forme ou les proportions (Evans, 1822) changement du « principe de la machine » (Evans, 1822)
changement d'un matériau pour un matériau connu sans changer de fonction même s'il en résulte un coût inférieur (Hotchkiss 1851) conséquences inhabituelles ou surprenantes (Grand Atlantique, 1950)
ne réunit que des éléments anciens sans aucun changement dans leurs fonctions respectives. (Grand Atlantique, 1950) Ce n'est que lorsque le tout dépasse d'une manière ou d'une autre la somme de ses parties que l'accumulation d'anciens dispositifs est brevetable. » (Great Atlantic, 1950)
lorsqu'un brevet revendique une structure déjà connue dans l'art antérieur qui est altérée par la simple substitution d'un élément à un autre connu dans le domaine, la combinaison doit faire plus que produire un résultat prévisible. Adam, 1966 Résultats non prévisibles d'une substitution/combinaison (Adams inversé)
[l]es deux [éléments préexistants] combinés ne faisaient rien de plus qu'ils ne le feraient dans un fonctionnement séquentiel séparé. Anderson's-Black Rock, Inc. contre Pavement Salvage Co., 1969. Synergisme d'une combinaison (Adams inversé).
L'art antérieur suggère une simple possibilité d'une telle solution même s'il ne dit pas les plages exactes (TSM) scepticisme ou incrédulité avant l'invention (Environmental Designs, 1983). L'échec des autres (Graham)
La solution revendiquée n'est pas utilisée dans la pratique et le procès est intenté par un troll des brevets. la copie, les éloges, les résultats inattendus et l'acceptation par l'industrie. Allen Archery, 1987. Succès commercial (Graham).
Combiner des éléments de l'art antérieur selon des méthodes connues pour produire des résultats prévisibles ; KSR, 2007 Résultat(s) non prévisible(s) même si la combinaison implique des éléments et des méthodes connus, et mieux encore si un élément ou une méthode est nouveau.
Substitution simple d'un élément connu à un autre pour obtenir des résultats prévisibles. KSR, 2007 Résultat(s) non prévisible(s) d'une substitution.
Utilisation d'une technique connue pour améliorer des dispositifs similaires (méthodes ou produits) de la même manière. KSR, 2007 Utilisation d'une technique pour améliorer des dispositifs dissemblables (méthodes, produits) même si la technique est connue dans un autre domaine
« Évident à essayer » : choisir parmi un nombre fini de solutions identifiées et prévisibles, avec une attente raisonnable de succès. KSR, 2007 Si la solution est imprévisible et trouvée expérimentalement, et mieux encore, si l'existence même d'une solution (plage appropriée) est imprévisible.
Un travail connu dans un domaine d'activité peut inciter à des variations de celui-ci pour une utilisation dans le même domaine ou dans un domaine différent sur la base d'incitations de conception ou d'autres forces du marché si les variations sont prévisibles pour l'homme du métier. KSR, 2007 Utilisation d'une technique, même connue dans un autre domaine, pour améliorer des dispositifs (méthodes, produits) dissemblables si "l'application réelle dépasse ses compétences" (KSR) = c'est-à-dire que les variations sont imprévisibles.
Lorsqu'une œuvre est disponible dans un domaine d'activité, les incitations à la conception et d'autres forces du marché peuvent entraîner des variations de celle-ci, soit dans le même domaine, soit dans un autre. Si une personne de compétence ordinaire peut mettre en œuvre une variation prévisible, le § 103 interdit probablement sa brevetabilité. Sakraida c. AG Pro, Inc. (1976) Besoins ressentis depuis longtemps mais non résolus (Graham) à moins que ces besoins ne soient résolus par une nouvelle méthode divulguée publiquement (avec une plage de réclamation prévisible)
si une technique a été utilisée pour améliorer un appareil, et qu'un PHOSITA reconnaîtrait qu'elle améliorerait des appareils similaires de la même manière, l'utilisation de la technique est évidente à moins que l'application réelle de [la technique] dépasse les compétences de [PHOSITA]... (Sakraida)
bien que "sans aucun doute une question de grande commodité, produisant un résultat souhaité d'une manière moins chère et plus rapide, et connaissant un succès commercial", le système revendiqué "n'a pas produit de fonction nouvelle ou différente" et n'était donc pas brevetable.Sakraida v. AG Pro , Inc. (1976) succès commercial (Graham)
il n'y a pas de changement dans les fonctions respectives des éléments de la combinaison ; cette utilisation particulière de l'assemblage d'éléments anciens serait évidente pour toute personne versée dans l'art des applications mécaniques. Sakraida c. AG Pro, Inc. (1976) succès commercial (Graham)
il n'y a pas de changement dans les fonctions respectives des éléments de la combinaison ; cette utilisation particulière de l'assemblage d'éléments anciens serait évidente pour toute personne versée dans l'art des applications mécaniques. Sakraida c. AG Pro, Inc. (1976) le temps écoulé entre l'état de la technique et la date de dépôt du brevet (Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2013))
Certains enseignements, suggestions ou motivations dans l'art antérieur qui auraient conduit l'homme du métier à modifier la référence de l'art antérieur ou à combiner les enseignements de référence de l'art antérieur pour arriver à l'invention revendiquée. KSR, 2007 L'art antérieur s'éloigne de la solution revendiquée.
le succès commercial en lui-même n'est pas suffisant (Sakraida v. AG Pro, Inc. 1976) succès commercial (Graham, 1966)
invention (quasi) simultanée par deux ou plusieurs inventeurs indépendants longtemps ressenti le besoin d'une solution à un problème réel qui a été reconnu dans l'art antérieur ou dans l'industrie. (Graham)
2006 à nos jours : la période post-KSR

À partir de 2016, les lignes directrices pour établir une évidence prima facie adoptées par l' USPTO sur la base de la décision KSR v Teleflex sont les suivantes :

  1. Combiner des éléments de l'art antérieur selon des méthodes connues pour produire des résultats prévisibles ;
  2. Substitution simple d'un élément connu à un autre pour obtenir des résultats prévisibles ;
  3. Utilisation d'une technique connue pour améliorer des dispositifs similaires (méthodes ou produits) de la même manière ;
  4. Appliquer une technique connue à un dispositif connu (méthode ou produit) prêt à être amélioré pour produire des résultats prévisibles ;
  5. « Evidemment à essayer » – choisir parmi un nombre fini de solutions identifiées et prévisibles, avec une attente raisonnable de succès ;
  6. Un travail connu dans un domaine d'activité peut inciter à des variations de celui-ci pour une utilisation dans le même domaine ou dans un domaine différent sur la base d'incitations de conception ou d'autres forces du marché si les variations sont prévisibles pour l'homme du métier ;
  7. Certains enseignements, suggestions ou motivations dans l'art antérieur qui auraient conduit l'homme du métier à modifier la référence de l'art antérieur ou à combiner les enseignements de référence de l'art antérieur pour arriver à l'invention revendiquée.

La décision KSR a été critiquée parce qu'elle a apparemment remplacé l'exigence de non-évidence par l'exigence de non-prévisibilité, rendant ainsi plus difficile l'obtention de brevets dans les arts prévisibles, et créant une contradiction avec certains facteurs de Graham tels que « les échecs de autres".

Les directives Graham et KSR n'ont pas été affectées par l' America Invents Act , malgré le changement de la règle générale 35 USC §103 qui définit l'exigence de non-évidence en vigueur le 16 mars 2013 :

VIEILLE

Un brevet ne peut pas être obtenu bien que l'invention ne soit pas divulguée ou décrite de manière identique comme indiqué à l'article 102 de ce titre, si les différences entre l'objet à breveter et l'art antérieur sont telles que L'OBJET DANS L'ENSEMBLE ont été ÉVIDENTS AU MOMENT QUE L'INVENTION A ÉTÉ RÉALISÉE pour une personne ayant des compétences ordinaires dans l'art auquel ledit sujet se rapporte.

NOUVEAU

Un brevet pour une invention revendiquée ne peut être obtenu, même si l'invention revendiquée n'est pas divulguée de manière identique comme indiqué à l'article 102, si les différences entre l'invention revendiquée et l'état de la technique sont telles que l'INVENTION REVENDUE DANS SON ENSEMBLE aurait été évident AVANT LA DATE DE DÉPT EN VIGUEUR DE L'INVENTION RÉCLAMÉE pour une personne ayant des compétences ordinaires dans l'art auquel se rapporte ledit objet.

Voir également

Les références

Lectures complémentaires

Liens externes