Playboy Enterprises, Inc. contre Netscape Communications Corp. -Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.

Playboy Enterprises, Inc. contre Netscape Communications Corp
Sceau de la Cour d'appel des États-Unis, 9e Circuit.svg
Rechercher Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit
Nom complet du cas Playboy Enterprises, Inc. contre Netscape Communications Corporation contre Excite, Inc.
Argumenté 11 septembre 2001
Décidé 14 janvier 2004
Citation(s) 354 F.3d 1020
En portant
Lorsqu'un tribunal doit déterminer si la marque de commerce d'une entreprise est enfreinte, le tribunal doit appliquer le critère des huit facteurs tel qu'énoncé pour la première fois dans AMF Inc. c. Sleekcraft Boats , le facteur numéro quatre étant le plus important. Ici, les facteurs pesaient lourdement en faveur du demandeur et une contrefaçon a été constatée.
Membre de la Cour
Juge(s) siégeant Betty B. Fletcher , Thomas G. Nelson et Marsha Berzon
Avis de cas
Majorité Thomas G. Nelson

Playboy v. Netscape , 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004) était une affaire concernant la contrefaçon de marque et la dilution de marque décidée par la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit . Playboy Enterprises Inc. a intenté une action en justice contre Netscape Communications Corp. et Excite, Inc. , les accusant de contrefaçon et de dilution des marques Playboy "playboy" et "playmate".

Les faits

Netscape permet aux annonceurs de cibler des utilisateurs spécifiques de son moteur de recherche en affichant certaines annonces à certaines personnes, en fonction de ce que l'utilisateur recherche. L'affichage et l'exploitation d'annonces par des opérateurs de moteurs de recherche tels que Netscape sont appelés "saisie". Cette technique de "saisie" est considérée comme plus efficace que les annonces aléatoires.

Netscape utilise cette technique pour le divertissement pour adultes et dispose d'une liste de termes pour lesquels afficher des publicités associées. Cette liste contient les termes « playboy » et « playmate » qui sont des marques déposées par Playboy. Netscape affiche des publicités pour diverses sociétés en réponse à ces termes de recherche, ce qui inclut les concurrents de Playboy.

Playboy prétend que l'utilisation par Netscape de ces termes dans sa technique de saisie constitue une contrefaçon de marque. De plus, en affichant des publicités de concurrents qui ne sont pas manifestement d'un concurrent à première vue, Playboy prétend que Netscape a commis une dilution de marque. Netscape a affiché des bannières publicitaires d'une société similaire à Playboy, cependant Netscape n'a pas précisé le nom de la société secondaire. Playboy a fait valoir qu'en voyant ses bannières et celles de l'autre société de nature similaire, l'utilisateur deviendrait confus et supposerait qu'elles appartenaient toutes les deux à Playboy Enterprises, Inc. Cette action est légalement considérée comme une contrefaçon de marque en vertu de la loi sur la confusion des intérêts initiaux .

Selon le Neuvième Circuit, le fait de ne pas identifier suffisamment la source d'une bannière publicitaire pourrait entraîner une contrefaçon de marque de la part de l'opérateur du moteur de recherche conformément à la doctrine de la « confusion d'intérêt initial ». Il n'y a pas de contrefaçon à condition que les annonces soient correctement étiquetées et identifiées avec les marques de l'annonceur, car le consommateur connaît la source de l'annonce et le site Web précis vers lequel l'annonce le dirigera.

Les défendeurs ont profité du demandeur en saisissant l'affichage de bannières publicitaires en conjonction avec l'un des quatre cents termes de recherche qui incluaient « Playboy » et « playmate », deux des marques déposées du demandeur. Les défendeurs ont plusieurs annonceurs dont les bannières publicitaires s'afficheraient en présence de ces termes de recherche. Il n'était pas nécessaire que les défendeurs soient identifiés quant à leur source pour les annonces. Ainsi, lors de la recherche des marques déposées Playboy et Playmate du demandeur , les annonceurs externes ont pu connecter leurs bannières à ces requêtes de recherche sans avoir besoin de spécifier la source de l'annonce aux clients naviguant sur le Web.

Historique de la procédure

PEI a poursuivi Netscape, affirmant qu'elle utilisait les marques de PEI d'une manière qui enfreignait et diluait les marques. Le tribunal de district a rejeté la demande d'injonction préliminaire de l'Île-du-Prince-Édouard, et la cour d'appel a confirmé dans une décision non publiée.

Sur renvoi, les parties ont déposé des requêtes reconventionnelles en jugement sommaire. Le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie a rendu un jugement sommaire pour Netscape.

L'Île-du-Prince-Édouard a interjeté appel.

Décision

La Cour d'appel du neuvième circuit a autorisé Playboy Enterprises, Inc. à poursuivre ses allégations de contrefaçon et de dilution de marque par Netscape et Excite conformément à la doctrine de « confusion d'intérêt initial » établie par Brookfield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corp. . dans le neuvième circuit.

En utilisant cette décision comme référence, le demandeur pourrait invoquer une telle confusion en démontrant que les consommateurs pensent que les bannières publicitaires affichées avec les résultats de leur recherche des marques déposées du demandeur sont parrainées par ou associées à Playboy Enterprises, Inc. Malgré la connaissance ultérieure du client que le les produits qu'ils achètent ne sont en fait pas de Playboy, le concurrent qui obtient des affaires profite injustement de la bonne volonté et des marques déposées de Playboy.

Le neuvième circuit a utilisé un critère à huit facteurs, initialement établi dans AMF Inc. c. Sleekcraft Boats , pour déterminer la probabilité de confusion. Étant donné que chaque facteur est pondéré différemment et que certains facteurs sont plus importants que d'autres, le tribunal a commencé par le facteur quatre. Les huit facteurs sont :

Facteur un : la force de la marque

L'Î.-P.-É. a établi qu'il existait un sens secondaire important pour ses marques descriptives et qu'il existe une véritable question de fait important quant à savoir si elle a créé les sens secondaires. Ainsi, le premier facteur Sleekcraft a favorisé l'Île-du-Prince-Édouard.

Facteur 2 : Proximité des marchandises

Du point de vue d'un internaute, les « produits » pertinents sont les liens vers les sites Web recherchés et les produits ou services disponibles sur ces sites. La proximité entre les produits de PEI et de ses concurrents fournit la raison pour laquelle Netscape associe les marques de PEI aux bannières publicitaires des concurrents en premier lieu. Par conséquent, ce facteur a également favorisé l'Île-du-Prince-Édouard.

Facteur trois : similitude des marques.

Il n'y a aucun doute sur ce facteur. Mis à part leur manque de majuscules, leur police de caractère et le fait que le défendeur Netscape a utilisé la forme plurielle de « playmate », les termes utilisés par Netscape sont identiques aux marques de PEI. Ainsi, ils ont été trouvés « certainement similaires ».

Facteur quatre : preuve de confusion réelle

Le tribunal s'est prononcé en faveur de l'Île-du-Prince-Édouard pour le facteur quatre parce que l'étude d'experts présentée par l'Île-du-Prince-Édouard a établi une forte probabilité de confusion des intérêts initiaux parmi les consommateurs. Ainsi, le facteur quatre suffisait à lui seul pour annuler l'octroi d'un jugement sommaire, mais dans un souci d'exhaustivité, le tribunal a toutefois examiné les sept autres facteurs de Sleekcraft.

Facteur cinq : canaux de commercialisation utilisés

Ce facteur est équivoque. Le tribunal a conclu que PEI et les annonceurs utilisaient des canaux de commercialisation identiques : Internet. Plus précisément, chacun de leurs sites apparaissait sur les pages de résultats de recherche de Netscape. Compte tenu de la large utilisation d'Internet aujourd'hui, il en va de même pour d'innombrables entreprises. Ainsi, ce facteur méritait peu de poids.

Facteur Six : Type de biens et degré de soin du consommateur attendu

Ce facteur a favorisé l'Î.-P.-É. L'attention des consommateurs pour les produits bon marché devrait être assez faible. Le manque d'attention des consommateurs, à son tour, augmente le risque de confusion.

En plus du prix, le contenu en question a également affecté les soins aux consommateurs. Le tribunal a présumé que le chercheur moyen recherchant du matériel destiné aux adultes sur Internet est facilement détourné d'un produit spécifique qu'il recherche si d'autres options, en particulier graphiques, apparaissent plus rapidement. Ainsi, la nature graphique et orientée vers les adultes des matériaux pesait également en faveur de l'Île-du-Prince-Édouard.

Facteur sept : l'intention des défendeurs dans le choix de la marque

Ce facteur a quelque peu favorisé l'Î.-P.-É. L'intention d'un défendeur de semer la confusion constitue une preuve probante d'une confusion probable : les tribunaux supposent normalement que les intentions du défendeur ont été mises à exécution avec succès. En l'espèce, la preuve n'a pas établi de façon définitive l'intention des défendeurs. Au minimum, cependant, cela suggérait que les défendeurs n'avaient rien fait pour empêcher les clics résultant de la confusion. De plus, Netscape a profité de ces clics.

Facteur Huit : Probabilité d'expansion des gammes de produits

Étant donné que les produits des annonceurs et les Î.-P.-É. étaient déjà liés, comme nous l'avons vu dans le deuxième facteur, ce facteur n'a pas été jugé pertinent.

Défenses contre la contrefaçon

Après avoir examiné tous les facteurs de Sleekcraft, le tribunal a conclu que la majorité était en faveur de l'Î.-P.-É. En conséquence, le tribunal a conclu qu'il existait une véritable question de fait matériel quant au risque substantiel de confusion. Le tribunal a ensuite procédé aux moyens de défense avancés par les défendeurs.

Les défendeurs font valoir trois moyens de défense : l'usage loyal, l'usage nominatif et l'usage fonctionnel. Parce que le tribunal a conclu qu'il existait une véritable question de fait quant à la probabilité de confusion en vertu de Sleekcraft, le tribunal a nié le jugement sommaire quant à la défense d'usage loyal. Un usage loyal peut ne pas être un usage déroutant. En conséquence, le tribunal s'est tourné vers les autres moyens de défense invoqués par les défendeurs. Les défenderesses Netscape ont affirmé qu'elles font un usage nominatif des marques de PEI. Le tribunal a appliqué un test légèrement différent de confusion dans le contexte de l'usage nominatif, par opposition à l'usage loyal. Pour être considéré comme un usage nominatif, l'usage d'une marque doit satisfaire au critère à trois facteurs suivant, tel qu'énoncé à l'origine dans PEI v. Welles :

Premièrement, le produit ou le service en question doit être un produit qui n'est pas facilement identifiable sans l'utilisation de la marque ; deuxièmement, la ou les marques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour identifier le produit ou le service ; et troisièmement, l'utilisateur ne doit rien faire qui, conjointement avec la marque, suggérerait un parrainage ou une approbation par le titulaire de la marque.

Avant que le tribunal n'applique ce critère aux faits, le tribunal a souligné quels faits n'étaient pas à portée de main. Il a noté que l'utilisation par les défendeurs des marques de PEI pour déclencher l'inscription de sites de PEI et d'autres sites qui utilisent légitimement les marques de PEI n'était pas en cause. De plus, il a noté qu'il ne traite pas une situation dans laquelle une bannière publicitaire identifie clairement sa source avec le nom de son commanditaire, ou dans laquelle un moteur de recherche identifie clairement la source d'une bannière publicitaire. Le tribunal a déclaré qu'il ne traitait pas non plus d'une situation dans laquelle les annonceurs ou les défendeurs comparent ouvertement les produits de l'Î.-P.-É. société nommée]." Le tribunal a plutôt reconnu qu'il évaluait une situation dans laquelle les défendeurs affichent des bannières publicitaires sans étiquette de concurrents, sans étiquette ni comparaison manifeste avec l'Î.-P.-É., après que les internautes ont saisi les marques de commerce de l'Î.-P.-É. Î.-P.-É. c. Welles La situation à laquelle la Cour a été confrontée va à l'encontre de la première exigence relative à l'usage nominatif. Par conséquent, il n'a pas tenu compte des autres volets. Les défendeurs auraient pu utiliser d'autres mots, en plus des marques de PEI, pour déclencher des bannières publicitaires destinées aux adultes. En effet, il a été constaté qu'ils l'ont déjà fait. La liste qu'ils ont vendue aux annonceurs comprenait plus de 400 termes en plus des marques de PEI. Il n'y a rien d'indispensable, dans ce contexte, concernant les notes de PEI. Les défendeurs n'ont pas souhaité identifier PEI ou ses produits lorsqu'ils associent des bannières publicitaires aux marques de PEI. Ils souhaitaient plutôt identifier les consommateurs intéressés par le divertissement destiné aux adultes afin de pouvoir les attirer vers les sites Web des concurrents. En conséquence, leur utilisation n'est pas nominative. Ainsi, le tribunal a annulé l'octroi par le tribunal de district d'un jugement sommaire fondé sur l'usage nominatif.

Dilution de marque

La demande du demandeur pour dilution de marque a été renvoyée par le tribunal de district du neuvième district au tribunal de district, qui a reçu l'instruction d'appliquer l'affaire Mosley v. V Catalogue secret , récemment décidée par la Cour suprême . Le tribunal du neuvième district a conclu que l'infraction ne s'appliquait qu'aux bannières publicitaires qui ne contenaient aucune identification de la source, car elles étaient les seules susceptibles de prêter à confusion pour les consommateurs .

Conclusion

Il existe de véritables questions de fait important quant aux allégations de contrefaçon et de dilution de la marque de commerce de l'Î.-P.-É. En conséquence, le tribunal a annulé l'octroi par le tribunal de district d'un jugement sommaire en faveur des défendeurs et de renvoi pour poursuite de la procédure.

Voir également

Les références

Liens externes