Rosetta Stone Ltd. c. Google, Inc. -Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.

Rosetta Stone Ltd. c. Google, Inc.
Rechercher Cour d'appel des États-Unis pour le quatrième circuit
Décidé 9 avril 2012
Citation(s) 676 F.3d 144 (Affaire n° 10-2007)
Histoire de cas
Antécédents 730 F. Supp. 2d 531 ( ED Va. 2010)
Holding
Le quatrième circuit a annulé l'octroi par le tribunal de district de la requête de Google en jugement sommaire sur la contrefaçon directe de marque , la contrefaçon de marque par contribution et la dilution de la marque . Le quatrième circuit a confirmé l'octroi par le tribunal de district d'un jugement sommaire sur la requête de Google pour contrefaçon de marque par procuration et a confirmé l'octroi par le tribunal de district de la requête de Google en rejet pour enrichissement sans cause .
Membre de la Cour
Juge(s) siégeant William B. Traxler Jr. , Barbara Milano Keenan , Clyde H. Hamilton
Avis de cas
Majorité Traxler
Mots clés

Rosetta Stone v. Google , 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012), était une décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le quatrième circuit qui contestait la légalité duprogramme AdWords de Google . La Cour a annulé un jugement sommaire rendu à Google selon lequel Google AdWords n'était pas une violation du droit des marques (voir la loi fédérale Lanham , 15 USC § 1114 (1)).  

Bien que d'autres affaires aient traité de la contrefaçon de marque dans le contexte de la publicité par mots clés en ligne (voir Playboy Enterprises, Inc. c. Netscape Communications Corp. , Google, Inc. c. American Blind & Wallpaper Factory, Inc. ), Rosetta Stone c. Google est considérée le dernier défi américain sérieux au programme AdWords de Google. Bien que Rosetta Stone ait « gagné » une annulation du jugement sommaire, le règlement ultérieur entre les deux parties a conduit les commentateurs à déclarer que Google avait gagné la bataille des marques de publicité par mot-clé.

Arrière-plan

Google utilise depuis octobre 2000 une version de la publicité par mot clé , désormais connue sous le nom de Google Ads et auparavant connue sous le nom de Google AdWords. Google place des annonces payantes en haut et en bas de sa page de résultats de recherche. Chaque fois qu'un internaute effectue une recherche, Google lance une vente aux enchères pour déterminer les annonces à diffuser. L'enchère prend en compte la pertinence de l'annonce ainsi que l'enchère monétaire qui a été faite pour ce mot clé par chaque annonceur. La plupart des annonceurs avec Google paient sur une base de coût par clic .

En 2004, Google a modifié sa politique et a commencé à autoriser les annonceurs à enchérir sur des mots de marque. En 2009, Google a encore modifié sa politique AdWord autorisant désormais l'utilisation de marques à la fois dans le texte publicitaire et comme mots-clés publicitaires. À la suite du changement de politique, plus de vingt poursuites ont été déposées contre Google, alléguant une violation de marque.

En réponse à la nouvelle politique d'AdWord, Rosetta Stone , le fabricant de logiciels d'apprentissage des langues étrangères populaires, a intenté une action contre Google pour violation de la loi Lanham , affirmant que Google « aidait des tiers à tromper les consommateurs et à détourner les marques Rosetta Stone en les utilisant comme déclencheurs de « mots-clés » pour les publicités payantes et en les utilisant dans le texte ou le titre des publicités payantes". Rosetta Stone a poursuivi spécifiquement pour : contrefaçon directe de marque, contrefaçon contributive de marque, contrefaçon indirecte de marque et dilution de marque. Rosetta Stone a également poursuivi pour enrichissement sans cause en vertu de la loi de l'État de Virginie.

Le tribunal de district a accueilli la requête en jugement sommaire de Google sur toutes les réclamations en vertu de la loi Lanham, estimant qu'il n'y avait pas eu de confusion chez les consommateurs, que l'utilisation par Google des mots-clés de la marque était fonctionnelle et que l'utilisation des mots-clés de la marque était soit un usage loyal nominatif, soit contribuait à une augmentation de Rosetta. La reconnaissance de la marque Stone. Le tribunal de district a également accueilli la requête de Google visant à rejeter la demande d'enrichissement sans cause de Rosetta Stone. Rosetta Stone a fait appel au Quatrième Circuit sur toutes les réclamations, qui a examiné le cas de novo .

Tenue de la Cour

Le quatrième circuit a annulé l'octroi du jugement sommaire du tribunal de district pour la contrefaçon directe de marque, la contrefaçon de marque contributive et la dilution de la marque. La Cour a confirmé l'octroi d'un jugement sommaire pour l'action en contrefaçon de marque par procuration et a confirmé la requête en rejet pour enrichissement sans cause sur un raisonnement différent de celui du tribunal de district.

Analyse

Contrefaçon directe de marque

Pour obtenir gain de cause sur une contrefaçon directe de marque en vertu de la loi Lanham, un demandeur doit prouver :

  1. Qu'ils possèdent la marque valide
  2. Le défendeur a utilisé la marque dans le commerce et sans l'autorisation du demandeur
  3. Le défendeur a utilisé la marque (ou une imitation de celle-ci) "en relation avec la vente, la distribution ou la publicité" de biens ou de services ; et
  4. L'utilisation de la marque par le défendeur est susceptible de semer la confusion chez les consommateurs

En appel, seul le volet « probabilité de confusion » a été contesté. Dans le quatrième circuit, la probabilité de confusion est déterminée en examinant neuf facteurs : (1) la force ou le caractère distinctif de la marque du demandeur telle qu'elle est effectivement utilisée sur le marché; (2) la similitude des deux marques pour les consommateurs ; (3) la similitude des produits ou services identifiés par les marques ; (4) la similitude des installations utilisées par les titulaires de marques; (5) la similitude des publicités utilisées par les titulaires de marques; (6) l'intention du défendeur; (7) confusion réelle; (8) la qualité du produit du défendeur; et (9) la sophistication du public consommateur.

La Cour a d'abord confirmé l'analyse factorielle limitée du tribunal de district. Le tribunal de district n'avait examiné que l'intention, la confusion réelle et la sophistication des facteurs publics de consommation. Cependant, la Cour a blâmé le raisonnement du tribunal de district sur les trois facteurs.

Le tribunal a souligné la modification par Google de la politique relative aux marques AdWords et les attentes de Google concernant des poursuites en matière de marques à la suite de ce changement, pour conclure qu'il existait une véritable question de fait quant à l'intention de Google et a annulé l'octroi d'un jugement sommaire par le tribunal de district.

Quant à la confusion réelle des consommateurs, la Cour a jugé que le tribunal de district n'avait pas correctement pris en compte la confusion de parrainage. La loi Lanham permet la confusion des consommateurs quant à la source d'origine des produits, ou la confusion quant à savoir si un produit est sponsorisé par un titulaire de marque. Par conséquent, la Cour a conclu que l'examen par le tribunal de district des preuves réelles de confusion des consommateurs était erronée. Considérant cette preuve elle-même, la Cour a constaté que les dépositions de consommateurs réels témoignant de la confusion et du nombre de plaintes adressées au centre de service client de Rosetta Stone, soulevaient une véritable question de fait quant à savoir s'il y avait eu confusion réelle et annulaient l'octroi par le tribunal de district d'un résumé jugement.

Enfin, la Cour a conclu que la sophistication du public consommateur était trop déterminante pour être tranchée sur une requête en jugement sommaire.

Fonctionnalité

La doctrine de la fonctionnalité dans le droit des marques interdit les droits de marque sur les caractéristiques fonctionnelles d'un produit ou de son emballage. ( 15 USC  § 1052 (e) (5)) Fonctionnel est défini comme une caractéristique du produit qui est essentielle à l'utilisation ou au but de l'article ou si cette caractéristique affecte le coût ou la qualité de l'article.

Le tribunal de district avait conclu que même si Rosetta Stone pouvait plaider en faveur de la confusion des consommateurs, il rendrait un jugement sommaire sur la revendication directe de la marque, sur la base de la doctrine de la fonctionnalité. Le tribunal de district a estimé que les mots-clés avaient une fonction d'indexation essentielle en permettant à Google d'identifier facilement les informations dans ses bases de données. Le tribunal de district a également constaté que les mots-clés remplissaient une fonction publicitaire pour les consommateurs, leur permettant de localiser des informations, des biens ou des services particuliers et de comparer les prix.

La Cour a complètement rejeté l'application de la doctrine de la fonctionnalité dans ces circonstances. La Cour a statué que le bon endroit pour analyser la fonctionnalité est en relation avec la façon dont la marque est liée à la fonctionnalité du produit réel et non pas si elle améliore le fonctionnement du programme informatique de Google.

Infraction contributive

La contrefaçon contributive se produit lorsqu'un fabricant ou un distributeur incite intentionnellement un autre à porter atteinte à une marque, ou s'il continue de fournir son produit à une personne dont il sait ou a des raisons de savoir qu'elle se livre à une contrefaçon de marque. Dans ces situations, le fabricant ou le distributeur est responsable de tout préjudice causé à la suite de la tromperie. Les connaissances générales ne suffisent pas ; le défendeur doit fournir son produit ou ses services à des « individus identifiés » dont il sait ou a des raisons de savoir qu'ils se livrent à une contrefaçon de marque.

Le tribunal de district s'est appuyé sur Tiffany Inc. v. eBay, Inc. , où le Second Circuit a rejeté une action en contrefaçon de marque contributive contre eBay par Tiffany's , pour statuer contre l'action en contrefaçon de Rosetta Stone. Dans cette affaire, le Second Circuit avait décidé que la réception de milliers d'avis de contrefaçon de bijoux Tiffany n'équivalait pas à « sait ou a des raisons de savoir » au nom d'eBay. Le tribunal de district a estimé que la remise par Rosetta Stone d'environ 200 avis de liens sponsorisés faisant de la publicité pour le logiciel de contrefaçon Rosetta Stone était insuffisante pour prouver que Google savait ou avait des raisons de savoir que les sites se livraient à une contrefaçon de marque.

La Cour a infirmé, estimant que l'évaluation par le tribunal de district de la preuve a révélé que Rosetta Stone ne satisfaisait pas à son fardeau de jugement sommaire. Cependant, la question était de savoir si Google s'était acquitté de son fardeau de jugement sommaire et avait fourni les preuves à l'appui de la demande de Rosetta Stone, et que Tiffany Inc. c. eBay, Inc. avait été décidé après un procès et donc d'application limitée ici, la Cour a annulé l'octroi du jugement sommaire par le tribunal de district.

Enrichissement sans cause

Le tribunal de district a jugé que Rosetta Stone n'avait pas allégué de promesse implicite de paiement, faisant ainsi droit à la requête en irrecevabilité de Google. La Cour a conclu qu'il s'agissait d'une interprétation erronée de la norme de l'enrichissement sans cause, mais a confirmé la requête en irrecevabilité au motif que Rosetta Stone n'avait pas allégué des faits démontrant qu'elle conférait un avantage à Google, pour lequel Google devrait raisonnablement être tenu de rembourser.

Dilution de la marque

En 1996, le Congrès a promulgué la Loi fédérale sur la dilution des marques (modifiée en 2006 avec l'adoption de la Loi sur la révision de la dilution des marques de 2006 ) qui a établi une réclamation fédérale pour la dilution des marques . Pour énoncer une allégation de dilution prima facie , le demandeur doit plaider que :

  1. Elle possède une marque célèbre qui se distingue
  2. Le défendeur a commencé à utiliser une marque dans le commerce qui diluait prétendument la célèbre marque
  3. Qu'une similitude entre la marque de la défenderesse et la marque célèbre donne lieu à une association entre les marques ; et
  4. Que l'association est susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de la marque célèbre ou susceptible de nuire à la renommée de la marque célèbre

La dilution de la marque ne repose pas sur la confusion du consommateur, mais la dilution concerne plutôt la réduction du pouvoir de vente et de la valeur de la marque établie par son utilisation non autorisée par d'autres.

Le tribunal de district avait fait droit à la requête en jugement sommaire de Google concernant la demande de dilution pour deux raisons. Premièrement, l'utilisation par Google de la marque de Rosetta Stone n'était pas pour identifier ses propres produits et services et, par conséquent, les dispositions nominatives d'utilisation équitable de la loi Lanham protégeaient Google de la réclamation de Rosetta Stone. Deuxièmement, la marque de Rosetta Stone n'a pas été diluée parce que Rosetta Stone n'avait pas établi que l'utilisation par Google était susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de la marque célèbre ou susceptible de nuire à la réputation de la marque célèbre. En statuant contre la dilution, le tribunal de district s'est principalement appuyé sur une augmentation de la notoriété de la marque Rosetta Stone depuis l'introduction de la nouvelle politique de Google sur les marques AdWord .

En ce qui concerne l'utilisation équitable, la Cour a estimé que les dispositions nominatives d'utilisation équitable constituaient un moyen de défense, faisant peser la charge sur Google et non sur Rosetta Stone de prouver. En outre, le tribunal de district n'avait pas analysé si Google avait agi de bonne foi, une condition d'usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième raison, la Cour a estimé que la probabilité de dilution est une analyse à six facteurs, dans laquelle un tribunal devrait examiner :

  • Le degré de similitude entre la marque ou le nom commercial et la marque célèbre
  • Le degré de caractère distinctif inhérent ou acquis de la marque célèbre
  • La mesure dans laquelle le propriétaire de la marque célèbre se livre à un usage substantiellement exclusif de la marque
  • Le degré de reconnaissance de la célèbre marque
  • Si l'utilisateur de la marque ou du nom commercial avait l'intention de créer une association avec la marque célèbre
  • Toute association réelle entre la marque ou le nom commercial et la marque célèbre

Le tribunal de district n'a analysé qu'un seul facteur, le degré de reconnaissance de la marque de Rosetta Stone. La Cour a renvoyé afin que le tribunal inférieur puisse examiner les facteurs supplémentaires qui peuvent s'appliquer.

Développement ultérieur

Avant qu'un nouveau procès puisse commencer, Rosetta Stone et Google ont convenu de régler toutes les réclamations. Le 31 octobre 2012, les deux sociétés ont publié une déclaration conjointe via Reuters déclarant : « Rosetta Stone Inc et Google ont convenu de rejeter le procès en contrefaçon de marque qui les oppose depuis trois ans et de collaborer de manière significative pour lutter contre les publicités en ligne pour les produits de contrefaçon et prévenir l'usage abusif et abusif des marques sur Internet." Les termes du règlement n'ont pas été divulgués.

Implications

Google s'appuie sur AdWord comme principal générateur de revenus pour son entreprise de 60 milliards de dollars. Bien que l'on ne sache pas combien de ces revenus sont liés aux marques, une décision négative aurait pu affecter de manière significative les revenus de Google.

Après la décision du Second Circuit dans Rescuecom Corp. c. Google Inc., il est devenu assez établi que la publicité par mot-clé satisfait le volet « utilisation dans le commerce » de la contrefaçon directe de marque. Cette décision a déplacé la question de savoir si une entreprise avait une réclamation de marque valable contre AdWord de Google pour savoir si un propriétaire de marque pouvait prouver un risque de confusion. La conclusion du tribunal de Rosetta Stone c. Google selon laquelle il existait un véritable problème de fait quant à la question de l'intention de Google, de l'existence réelle d'une confusion chez les clients et de la sophistication du public consommateur, a d'abord été considérée comme donnant aux propriétaires de marques la possibilité de prouver la probabilité de confusion dans les poursuites directes en matière de marques contre Google et d'autres annonceurs de mots clés. Le règlement des parties, cependant, a enlevé la chance de prouver cette théorie et a essentiellement résolu le dernier défi important à la nouvelle politique de marque de Google. Actuellement, avec les multiples victoires de Google dans des poursuites alléguant une contrefaçon de marque aux États-Unis, ainsi que la récente victoire de Google devant la Cour de justice européenne , les commentateurs commencent à déclarer les programmes de publicité par mot-clé des moteurs de recherche à l'abri des poursuites pour contrefaçon de marque.

Voir également

Informations générales

Cas

Les références

Lectures complémentaires

    • L'interprétation judiciaire de cette loi dicte que les phénomènes naturels, les lois de la nature et les idées abstraites ne sont pas eux-mêmes brevetables (bien qu'une application particulière d'une loi de la nature ou d'une idée abstraite puisse être brevetable).

Liens externes

  1. ^ Voir par exemple Mayo Collaborative Servs. v. Laboratoires Promrtheus. Inc. , 132 S. Ct. 1289 (2012); Alice Corp. c. CLS Bank Int'l , 134 S.Ct. 2347. 2359 (2014).